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Justiça de São Paulo nega uso exclusivo da marca ‘Soma’ ou ‘Somma’
Pedido foi feito pela Somma Investimentos, que tem o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
Por Laura Ignacio
Tramita na Justiça de São Paulo uma disputa entre duas empresas pela marca “Soma” ou “Somma”. Proferida neste mês, a sentença julgou improcedente o pedido de exclusividade da Somma Investimentos, que tem o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O grupo financeiro entrou com ação para tentar obrigar a Soma Asset a deixar de usar a marca e pagar uma indenização por concorrência desleal. Cabe recurso.
Além da disputa em si, segundo especialistas, essa discussão sobre direito de marca é interessante por abordar três questões: a das marcas evocativas — que remetem ao produto ou serviço que representa por meio de termos comuns ou de uso geral —; a da similaridade por visual, fonética e conceito; e a do segmento mercadológico de atuação.
Aberta no ano de 2003, a empresa Somma Investimentos obteve o registro da marca Somma em algumas classes no INPI. Já a Soma Asset foi constituída em 2016 e, somente após essa discussão judicial fez o pedido do registro da marca no órgão.
No ano passado, a Somma Investimentos notificou a Soma Asset para pedir a ela que deixasse de usar a marca. Isso porque ambas as empresas atuariam no mesmo ramo, causando confusão no mercado. A Soma Asset negou as acusações. Naquele mesmo ano, a Somma Investimentos entrou com ação na Justiça requerendo também indenização por concorrência desleal.
A defesa da Soma Asset alega que a Somma Investimentos tem registro de marca mista, que abrange elementos gráficos e visuais, não só o nome. “Os elementos visuais da Somma não causam confusão com a nossa, são, aliás, bastante diferentes”, afirma o advogado Rafael Pezeta, do Abe Advogados, que representa a Soma Asset no processo.
O advogado argumenta também que “soma” é uma palavra de uso geral, que descreve adição e, por isso, é muito comum no mercado financeiro. “Há jurisprudência das Câmaras Especializadas paulistas no sentido de que palavras comuns, evocativas, não geram exclusividade”, diz Pezeta. “Além disso, a Soma Asset tem um tipo de atuação e um público completamente diferentes dos da Somma Investimentos”, acrescenta.
No respectivo site, a Somma Investimentos afirma ser “um grupo financeiro que combina Asset Management, gestão de fundos, FIDC’s, Multi-Family Office, investimentos offshore”. Já a Soma Asset descreve, no próprio site, que atua “no segmento de Factoring, Fomento e FIDCs”.
Por considerar que atua no mesmo segmento da Soma Asset e por ter o registro da marca no INPI, a Somma Investimentos decidiu recorrer à Justiça para evitar confusão entre os consumidores. “Temos direito à exclusividade de uso da marca com base na Lei de Propriedade Industrial [nº 9.279, de 1996], que garante que a propriedade é formalizada pelo registro [artigo 129]”, afirma o advogado Henrique de Souza Lopes, que representa a Somma Investimentos no processo.
Na decisão, porém, o juiz Eduardo Palma Pellegrinelli, da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, diz que “tratando-se de palavra comum e relacionada com o mercado em que as partes atuam, em princípio não é possível que seja vedado o uso do substantivo feminino ‘soma’, a qualquer pessoa que atue no ramo de fundos de investimentos” (processo nº 1188275-67.2024.8.26.0100).
Segundo Lopes, a sentença é contraditória porque as marcas precisam ter distintividade para não se constituir imitação de marca já protegida. “A Lei nº 9.279, de 1996, especificamente o artigo 124, inciso 19, dispõe que não são registráveis como marca reprodução ou imitação no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia”, afirma. “E a semelhança deve ser analisada não só pelo aspecto visual, como fonético ou conceitual, de maneira que prejudique a identificação do produto ou serviço no mercado, induzindo o consumidor ao erro.”
O advogado ainda defende que o segmento mercadológico das duas empresas em disputa é o mesmo. “O público alvo de ambas são tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas e as duas empresas têm a gestão de fundos no registro do CNAE [Classificação Nacional de Atividades Econômicas]”, diz. “Em razão disso, estamos analisando o recurso apropriado em relação à sentença proferida”, conclui.
